Recientemente teníamos conocimiento de que el Tribunal General de la Unión Europea en sentencia del pasado 15 de marzo, desestimaba el recurso presentado por la sociedad La Mafia Franchises, ante la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que conducía a la nulidad de la marca “La Mafia se sienta a la mesa” por considerarla contraria al orden público.
La conocida cadena de restaurantes, registró su marca en el año 2007, no obstante, no fue hasta el año 2015 cuando Italia solicito la nulidad de la marca “por ser contraria al orden público y a las buenas costumbres”. La Ley española de marcas (que no debemos olvidar, se trata de legislación armonizada bajo el Reglamento 2017/1001/UE, de 14 de junio), establece en su artículo 5 la siguiente prohibición absoluta:
“Art. 5.1.f) No podrán registrarse como marca los signos siguientes: “Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres”.
Puede sorprender por lo anterior que la resolución haya recaído ahora y no se observase la prohibición absoluta en la que podría incurrir la marca cuando se registró la misma. Sin embargo, debe mencionarse que el hecho se ha producido cuando la empresa tuvo la intención de hacer extensiva la protección de su marca a toda la UE y no solo a España – donde opera con más de 40 restaurantes -. Quizás en España, la marca “La Mafia” no sea vista con las mismas connotaciones que en Italia, es decir, lo que no es contrario al orden público en un país, puede que si lo sea en otros países dónde se quiera hacer extensiva la protección de una marca. Dando una vuelta de tuerca a la situación, hay otros países donde tampoco cabría dentro del orden público ciertos nombres o distintivos que hicieran referencia a organizaciones criminales o terroristas. Sería muy chocante ir de viaje a cualquier país de nuestro entorno y encontrarnos comercios o marcas que hicieran referencia a ETA, las FARC o el IRA por poner algunos ejemplos. Si bien es verdad que el uso del término “mafia” está mucho más banalizado o tiene cierto carácter recurrente en el lenguaje coloquial, no por ello se banaliza su procedencia ni los sentimientos negativos que evoca.
Según la sentencia del TGUE para observar si una marca es contraria o no al orden público “no puede basarse en la percepción de aquella parte del público pertinente a la que nada ofende, ni, por otro lado, en la percepción de aquella parte del público que puede ofenderse fácilmente, sino que debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable que tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia”.
En esta ponderación, no cabe tener en cuenta sólo el público hacia el que van dirigidos los bienes y servicios que representa la marca, si no a la sociedad en su conjunto. El Tribunal continua en su sentencia justificando la nulidad de la marca en base a que no sólo tiene connotaciones negativas en Italia, si no que va en contra de los valores de la Unión Europea, lo cual, es motivo para que se deniegue en todo el territorio de la Unión:
“procede señalar que el elemento denominativo «la mafia» es comprendido mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que tiene sus orígenes en Italia y cuyas actividades se extendieron a otros Estados distintos de la República Italiana, en particular, dentro de la Unión. Por otra parte, es hecho conocido, como declaró la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada, que dicha organización criminal recurre a la intimidación, a la violencia física y al asesinato a fin de ejercer sus actividades, que incluyen concretamente el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilegal de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción. El Tribunal considera que tales actividades criminales vulneran los propios valores en que está fundada la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad”.
Aunque en no suelen ser los casos más habituales, no es la primera vez que se deniega el registro de una marca por considerarla contraria al orden público, pues tenemos incluso otro precedente español, como fue el caso del licor “Hijoputa”, cuya inscripción fue denegada bajo el amparo del mismo precepto legal que invoca el Tribunal, esto es, el citado art. 5 de la Ley de Marcas (equivalente al 7 del Reglamento 2017/1001/UE, de 14 de junio).
La intención de quien registra una marca con la que opera en el mercado, va más allá del motivo evidente de proteger los derechos que otorga la titularidad de la misma. Se busca el reconocimiento y la notoriedad de la marca en el mercado de forma que la marca se genere valor para quien la emplea y se distinga por sus características de sus competidores.
Cuando se busca la efectividad de una marca utilizando para ello palabras, expresiones o diseños que busquen o evoquen cierta controversia se puede obtener el beneficio de ser rápidamente reconocido por el público, sin embargo, también podemos pagar cara la polémica generada cuando se considera que la marca va contra el orden público.
En conclusión, nos encontramos ante un caso de marca fallida, ya que la declaración de nulidad por parte del TGUE provoca que los derechos de titularidad no puedan desplegar sus efectos de forma automática como marca europea (aunque sí en España), con el consiguiente riesgo económico que ello supone, en especial sectores como el retail o la hostelería, dónde la marca es un elemento esencial del negocio por la necesidad de diferenciación ante la atomización del mercado.
José Luis Pantoja Montero
